35 U.S.C. 103 Conditions for patentability; non-obvious subject matter.
(a)A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was made.
【趣旨】
審査対象の発明と同一の発明が、１０２条において規定されたように先行技術（prior art）に公開または記載されていなかったとしても、審査対象の発明がなされたときに、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）にとって、審査対象の発明と先行技術との差が、全体として自明の程度のものであった場合は、特許は付与されない。
特許性は、発明がなされた方法によっては否定されるべきでない。
【メモ】
（１）2007年4月の「KSR International Co. v. Teleflex Inc（KSR）」の最高裁判決により、進歩性（non-obviousness：非自明性）についての新しい基準が採用されることとなった。これにより、進歩性があるかないかの判断は、出願人にとって急に厳しいものとなった。これまでの教示(teaching)-示唆(suggestion)-動機(motivation)テスト（TSMテスト）自体は否定されたわけではないが、それは厳格に適用するべきではないとされている。日本の実務に近くなった、とする意見も多い。
（２）一般には、審査官の進歩性なしとの認定に対し、(a)先行技術の認定の誤り（先行技術とクレームとの相違点認定の誤り）、(b)予期できない効果、(c)発明を組み合わせることの困難性（阻害要因（Teach away））などの主張を行なうこととなる。また、商業的成功、長期間望まれていた要望(Long-Felt Need)などの補助的な考慮事項(Secondary Consideration)の主張も考慮すべきである。
（３）もっとも、先行技術中にない構成要件を追加するクレーム補正を行なうことで議論をしやすくすることも考えられる。
（４）発明日立証などによる、引例の回避も考慮すべきである。
（５）”Patentability shall not be negatived…”の文に関しては、発明のなされ方は、「ネガティブルール」（非自明性を判断のための消極的基準）の判断要素とはならないことを明示したもの。
（６）日本の29条の2に該当する102(e)においても、103条の先行技術（prior art）となる点に注意する。他人の特許取得を阻止すべき立場にある場合（「後願排除効」を有効に機能させたい場合）、自社出願が早期に102(e)の先行技術となるように作戦を練る必要がある（英語ＰＣＴ出願、バイパスルート出願など）。特に進歩性が厳しく判断されることとなったKSR判決以降、他社権利対策として慎重に考慮すべき。
（７）放棄された発明なども先行技術となり、それから進歩性がなければ特許されない。
椿特許事務所
［弁理士ＴＹ］
