35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.
A person shall be entitled to a patent unless
(e)the invention was described in —
(1) an application for patent, published under section 122(b), by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent or
(2) a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent,
except that an international application filed under the treaty defined in section 351(a) shall have the effects for the purposes of this subsection of an application filed in the United States only if the international application designated the United States and was published under Article 21(2) of such treaty in the English language; [or]
【内容】
本条項は、
（１）発明者によって審査対象の発明がなされる前に、合衆国において他人によりなされた特許出願にその発明が記載されており、その他人によりなされた特許出願が１２２条（ｂ）の規定により公開されているとき、その審査対象の発明は特許を受けることができない旨、および
（２）発明者によって審査対象の発明がなされる前に、合衆国において他人によりなされた特許出願にその発明が記載されており、その他人によりなされた特許出願が特許を受けていれば、その審査対象の発明は特許を受けることができない旨、
（但し、３５１条（ａ）に規定される条約（ＰＣＴ）に基づく国際出願に関しては、
・合衆国を指定国としていた場合、および
・ＰＣＴ21条(2)の規定により、英語で公開された場合、
の２つの条件を満たすときにのみ、本項の「an application（「他人によりなされた特許出願」）」としての効果を奏する。）
を規定する。
【メモ】
(a) 米国特許法102条(e)は、日本の特許法第２９条の２に対応する規定といわれることもある。但し、両者の内容は相当に異なる。米国法での後願は発明日を基準にすること、先願においての外国優先日が認められないこと、発明同一の範囲に限られないこと（103条）など。
(b) 米国特許法102条(e)の趣旨は、出願がなされたあとのUSPTOの手続き次第で、102条(a)による後願排除効の発生時期が異なることはおかしい（USPTOの懈怠を出願人に帰責させるのはおかしい）ので、（その出願が公開されることを前提として）出願時点で後願排除効を認めよう、とするもの。
但し、現在のインターネット時代においては、出願人の意思により世界の何処においても簡単に出願内容を公開させることができるので、この趣旨もかなり古いものとなったと思う（実際、未公開特許などの技術を特許戦略としてインターネットで公開する企業も多数存在する）。
(c) 諸外国にとっては悪名高いヒルマー判決(Hilmer doctrine)の下、本項の先行技術（an application（他人によりなされた特許出願））に関しては外国優先権は無視される（現実の米国出願日となる）。後願である場合には、自己の優先権を含め、本項に適合するか確認すること。
なお、日本特許法第２９条の２では、先行技術においても外国優先権が考慮される（確か方式審査便覧に記載あり）。
(d) PCTに関する但し書きは、日本人など外国人が英語でPCT出願を行なう大きなメリットおよびインセンティブとなる（というより日本語PCT出願をUSに移行させるデメリットが大きい。102条(e)の後願排除効がないから）。特に、KSR International Co. v. Teleflex Inc事件以降、非自明性の判断基準が変わってきている現在、英語PCT出願のメリットは大きいと思う（欧米戦略を重視するときや、技術開発競争が厳しい業界の場合は必須かもしれない）。もっとも、早期の「バイパスルート」を用いるなどで類似の法的効果を得ることはできる。いずれにせよ、US出願の必要性を早い段階で決定すること、早い段階で英文を準備し、後願排除効が認められる行為を行なうことが重要（これらに代えて、日文未公開出願書類のインターネット公開、という戦略も考えられなくはない。公開時点でそれは102条(a)の先行技術となる）。
なお、米国で日本語による仮出願（provisional application）を行なうことで、仮出願の時点から、後願排除効を得ることができる。
(e) “except that”： 「～であることを除いて」などの訳よりも、日本の法令用語としての「ただし、」のような意味合いで訳した方がわかりやすいのではないかと思う。契約書などにも用いる英語表現。多分「notwithstanding」とはニュアンスが異なる。
椿特許事務所
［弁理士TY］
