[知的財産法]
〔第１問〕（配点：５０）
以下の事実関係を前提として，後記の設問に答えよ。
【事実関係】
甲は，傘生地に特殊の樹脂を塗布する防水加工を施すことにより，防水効果を発揮することを特徴とする傘の発明（以下「甲発明」という。）の特許権を有している。
乙は，甲発明の特許権について，その存続期間全部に対応する実施料全額を甲に一括して支払って，甲から，専用実施権の設定を受け，甲発明の実施品であるＡ傘の製造販売をしている。
一方で，丙は，甲発明の特許出願がされた後，独自に開発した紫外線を吸収する傘生地に，上記特殊の樹脂を特定の温度条件で塗布する防水加工を施すことにより，紫外線カット（ＵＶカット）効果及び防水効果を共に発揮する傘の発明（以下「丙発明」という。）の特許出願をし，特許権の設定登録を受けた。
丁は，丙から，丙発明の特許権について通常実施権の許諾を受け，丙発明の実施品であるＢ傘の製造販売を開始した。
〔設問１〕
甲と乙は，それぞれ丁に対し，Ｂ傘の製造販売の差止め及び損害賠償を請求することができるか。
〔設問２〕
１. 丁は，丙発明の特許について，特許無効審判を請求することができるか。
２.
(1)丙発明の特許を無効とする審決が確定した場合，丁は，丙に対し，既払の実施料の返還を請求することができるか。
(2) また，前記(1)の審決の確定前の期間に対応する実施料に未払があった場合，丙は，丁に対し，その未払分の実施料の支払を請求することができるか。
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〔設問１〕
【参考法文】
（甲・乙に関して）
特許法第68条
特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
第77条
２ 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。
第100条
特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
民法第709条（不法行為による損害賠償）
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
（丁に関して）
第72条
特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。
【参考判例】
平成16(受)997 特許権侵害差止請求事件（裁判年月日 平成17年06月17日 （最高裁判所第二小法廷） ）
「・・・被上告人は，本件特許権について，専用実施権者を株式会社Ａ，範囲を全部とする専用実施権を設定している。
２ 特許権者は，その特許権について専用実施権を設定したときであっても，当該特許権に基づく差止請求権を行使することができると解するのが相当である。その理由は，次のとおりである。特許権者は，特許権の侵害の停止又は予防のため差止請求権を有する（特許法１００条１項）。そして，専用実施権を設定した特許権者は，専用実施権者が特許発明の実施をする権利を専有する範囲については，業としてその特許発明の実施をする権利を失うこととされている（特許法６８条ただし書）ところ，この場合に特許権者は差止請求権をも失うかが問題となる。特許法１００条１項の文言上，専用実施権を設定した特許権者による差止請求権の行使が制限されると解すべき根拠はない。また，実質的にみても，専用実施権の設定契約において専用実施権者の売上げに基づいて実施料の額を定めるものとされているような場合には，特許権者には，実施料収入の確保という観点から，特許権の侵害を除去すべき現実的な利益があることは明らかである上，一般に，特許権の侵害を放置していると，専用実施権が何らかの理由により消滅し，特許権者が自ら特許発明を実施しようとする際に不利益を被る可能性があること等を考えると，特許権者にも差止請求権の行使を認める必要があると解される。これらのことを考えると，特許権者は，専用実施権を設定したときであっても，差止請求権を失わないものと解すべきである。・・・」
【参考論文】
「専用実施権設定後の特許権者による差止請求権」（弁護士奥村直樹氏）パテント2007.9 Vol.60
日本弁理士会ＨＰ
http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/
より閲覧が可能。
【その他】
差止め請求に集中しすぎて、「損害賠償を請求することができるか」の設問に答えることを忘れぬように。
椿特許事務所
［弁理士ＴＹ］
