平成２１年１月２８日判決言渡
平成２０年(行ケ)第１００９６号審決取消請求事件
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第４ 当裁判所の判断
当裁判所は，審決には，相違点の看過についての誤りがあるか否かにかかわらず，引用発明のフェノキシ樹脂について，相溶性，接着性がより一層良くなるように，ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂を用いてみようとすることは，当業者が容易に推考し得たことであるとした点には誤りがあると判断する。
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特許法２９条２項が定める要件の充足性，すなわち，当業者が，先行技術に基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたか否かは，先行技術から出発して，出願に係る発明の先行技術に対する特徴点（先行技術と相違する構成）に到達することが容易であったか否かを基準として判断される。ところで，出願に係る発明の特徴点（先行技術と相違する構成）は，当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから，容易想到性の有無を客観的に判断するためには，当該発明の特徴点を的確に把握すること，すなわち，当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。そして，容易想到性の判断の過程においては，事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが，そのためには，当該発明が目的とする「課題」の把握に当たって，その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。
さらに，当該発明が容易想到であると判断するためには，先行技術の内容の検討に当たっても，当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく，当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。
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本願補正発明においてビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂を必須成分として用いるとの構成を採用したのは，ビスフェノールＡ型フェノキシ樹脂を用いることに比べて，その接続信頼性（初期と５００時間後のもの）及び補修性を向上させる課題を解決するためのものである。
一方，前記１，(2)の引用例には，「フェノキシ樹脂は・・・エポキシ樹脂と構造が似ていることから相溶性が良く，また接着性も良好な特徴を有する」（甲４の段落【０００７】）と記載されており，格別，相溶性や接着性に問題があるとの記載はない上，回路用接続部材用の樹脂組成物を調製する際に検討すべき考慮要素としては耐熱性，絶縁性，剛性，粘度等々の他の要素も存在するのであるから，相溶性及び接着性の更なる向上のみに着目してビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂を用いることの示唆等がされていると認めることはできない。
また，一般的に，ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂が本願出願時において既に知られた樹脂であるとしても（乙２，３），それが回路用接続部材の接続信頼性や補修性を向上させることまで知られていたものと認めるに足りる証拠もない。
さらに，ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂は，ビスフェノールＡ型フェノキシ樹脂に比べてその耐熱性が低いという問題があること，すなわち，｢JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE VOL.7,PP.2135-2144(1963)｣(甲６）によれば，ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂（化学構造から，甲６の2138頁TABLE ＩのPolymer No.2に該当する。）のガラス転移点は「８０℃」であり，ビスフェノールＡ型フェノキシ樹脂（化学構造から，甲６の2139頁TABLE IIのPolymer no.3に該当する。）のガラス転移点は「１００℃」であり，ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂の耐熱性が低いものと認められる。
上記のビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂の性質に照らすと，良好な耐熱性が求められる回路用接続部材に用いるフェノキシ樹脂として，格別の問題点が指摘されていないビスフェノールＡ型フェノキシ樹脂（ＰＫＨＡ）（甲４の段落【００２２】）に代えて，耐熱性が劣るビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂を用いることが，当業者には容易であったとはいえない。
イ 審決は，引用発明にビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂を用いることが容易である根拠として，「引用例には・・・実施例として『ＰＫＨＡ（フェノキシ樹脂，分子量２５０００，ヒドロキシル基６％，ユニオンカーバイド株式会社商品名）』・・・を用いることも記載されている」点を挙げる（審決書５頁２８行～６頁４行）。しかし，審決が引用する「ＰＫＨＡ」（甲４の段落【００２２】）は，特開平９－２７９１２１号公報において，「ＰＫＨＡ（ビスフェノールＡより誘導されるフェノキシ樹脂・・ユニオンカーバイト株式会社製商品名・・・）」との記載があり（甲５の１の段落【００８６】），また，米国特許第４３４３８４１号明細書においても，「これらの樹脂は，ユニオンカーバイド社からＢａｋｅｌｉｔｅフェノキシ樹脂・・ＰＫＨＡ・・として商業的に入手でき，そして，ビスフェノールＡとエピクロルヒドリンから得られる高分子量熱可塑性ポリマーと表現される。」（甲５の２第４欄４４行～４８行。訳文）との記載がある。
したがって，審決が引用する「ＰＫＨＡ」は，ビスフェノール「Ａ型」のフェノキシ樹脂であり，ビスフェノール「Ｆ型」のフェノキシ樹脂ではないから，引用例の「ＰＫＨＡ」との記載は，ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂を用いることに対する示唆にはなり得ない。
(3) 小括
以上の事実を総合考慮すれば，引用例に記載された発明のフェノキシ樹脂についてビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂を用いることが当業者にとって容易想到であるということはできず，本願補正発明が特許法２９条２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとした審決の判断には誤りがあり，その誤りは審決の結論に影響を及ぼすものといえる。
３ 結論
以上のとおり，原告主張の取消事由２（相違点についての容易想到性判断の誤り）には理由があり，その余の点について判断するまでもなく，原告の本訴請求は理由があるから，これを認容することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官 飯村敏明
裁判官 齊木教朗
裁判官 嶋末和秀
【メモ】
進歩性判断において、裁判所は、
（１）審査対象の発明の「課題を的確に把握すること」が必要不可欠である旨、
（２）容易想到性の判断の過程においては，事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならない旨、
（３）審査対象の発明が目的とする「課題」の把握に当たって，その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないよう留意することが必要である旨、
（４）さらに，当該発明が容易想到であると判断するためには，先行技術の内容の検討に当たっても，当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく，当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは「当然」である旨、を判示した。
椿特許事務所
弁理士ＴＹ
