昔Ｓ弁理士も話していたのだが、特許の審査で起案される拒絶理由通知として、例えば、
「本願は以下の理由によって拒絶すべきものである。
【理由１】
請求項１は、新規性（特許法第２９条第１項）を有しない。
【理由２】
請求項１は、進歩性（特許法第２９条第２項）を有しない。」
と記載されたものを目にすることがある。ある請求項に係る発明を、「新規性も進歩性も無い」と認定するものである。
しかしながらこの認定は、特許法第２９条の構成からみて違和感がある。
特許法第２９条は、以下のように構成されている。
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（特許の要件）第29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
1．特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
2．特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
3．特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
２ 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
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つまり、第２項で「同項（第１項）の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」と規定されているので、２項（進歩性拒絶）を適用するのであれば、１項（新規性拒絶）をも適用するのはおかしいのではないか、逆に、１項を適用するのであれば、２項を適用するのはおかしいのではないか、とするものである（いわゆる法律の重複適用の禁止）。
この点、特許庁の審査基準においても、
「2.3 進歩性の判断の対象となる発明
進歩性の判断の対象となる発明は、新規性を有する「請求項に係る発明」である。」
と、明確に記載されている。すなわち、新規性を有さない「請求項に係る発明」は、審査基準上は、進歩性の判断の対象とはならないはずである。
この点をどう解釈するべきか。あってはならない審査ミスであり、審査基準室に報告すべき問題と考えるべきか。あるいは進歩性についても念のため判断したという出願人側にとって有り難い行政サービスととらえるべきか。または、民訴法の予備的主張に類するものととらえるべきか。
最近の出願人側の実務での一番の問題は、「請求項１は新規性を有さない」との判断（理由１）とともに、「それなので、請求項２以降の発明は共通する特別な技術的特徴を有さず、単一性（特許法第３７条）がないので、審査をしていない。」と判断され（理由２）、「さらに請求項１は進歩性も有さない」（理由３）との３段階の拒絶理由が通知されるときかと思う（問題となる理由は、またの機会に）。
椿特許事務所
弁理士ＴＹ
