特許庁 審判部発行「進歩性検討会報告書２００７」（平成２０年３月）を読んで
特許庁のWEBサイトに３月３１日付けで「進歩性検討会報告書２００７」が掲載されていました。
特許出願のうち拒絶（または特許無効）が確定したもの（特許が確定したものは除外されている点に注意）に関し、分析が行なわれている。
１５０ページを超える資料であるが、興味のあった点をピックアップする。
最近巷で議論されている「後知恵（hindsight）」について、以下のように述べられている。
『７．その他
（１）いわゆる後知恵について
今年度の事例の検討においては、引用発明の認定や、複数の文献を組合せについて、いわゆる後知恵がなかったか否かについて問題提起がなされたものが少なくなかった（事例１、３、４）。審決取消訴訟において、審決の後知恵を指摘する主張が散見されるところであるが、それらの多くは、引用発明の認定や引用発明を組み合わせるに際し、本願発明を理解した後に行っていることをその理由としている。しかし、そもそも先行技術調査及び特許性の判断は、構造的に本願発明を理解した後に行うものであり、本願発明を全く知らない状態でそれらを行わなかったという理由で後知恵に当たるという主張が審決取消訴訟において受け入れられる余地は、ほとんどないと考えられる。例えば、引用発明を認定する際に、当該刊行物の記載及び周知・慣用技術から読み取ることが可能な発明は、例え本願発明を理解した上で行ったとしても問題にはならないし、複数の引用発明を組み合わせる際においても、当業者であればそれを行い得るという何らかの動機づけが説明できるのであれば、同様に本願発明を知った後に行っても問題にはならない。一方で、刊行物の記載を離れ、周知・慣用技術を加味してもなお導き出せない引用発明を、本願発明に合わせるために無理に認定した場合や、本願発明を知らなければ、技術的に当業者がそれらを組み合わせることが不可能である場合等は、後知恵の主張も可能であると考えられる。したがって、後知恵である旨の主張を行う際には、単に本願発明を理解した後にそれらをなしたという理由では足らず、審決のどの点にどのような後知恵があり、その結果、審決がどのような違法を来したのかについて十分な説明をしない限り、審決取消訴訟において有効な攻撃にはならないことに留意すべきである。なお、審査基準に後知恵の禁止についての明文がおかれていないことを問題視する意見もあったが、審査基準には、引用発明の認定や、引用発明を組み合わせる際の動機づけについての手法が明確に記載されており、これらの範囲内であれば一般に後知恵となることはなく、後知恵の禁止に関する明示がないからといってこれを審査・審理において容認しているわけではないことは当然である。』
【考察】
(1)特許法第29条第2項では、「特許出願前に」と記載されており、これは「審査対象である特許明細書が存在しない状態において」と換言することができる。
(2)すなわち、引用発明の内容の認定、および発明が容易か否かの「論理づけ」は、出願時点の「審査対象である特許明細書が存在しない状態」を想定して行わなければならない（審査・審理対象である特許明細書から得た知識を一切用いてはならない）。
(3)Ａ＋Ｂからなる発明の進歩性を判断する際において、Ａが記載された「特許出願前」の文献と、Ｂが記載された「特許出願前」の文献（または周知・慣用技術）とが存在するのであれば、「審査対象である特許明細書が存在しない状態において」、当業者が発明の課題を認識し、ＡとＢとを結びつけようとする動機付けに到り、実際にそれらを組み合わせることができたかどうかを判断しなければならない（平成18年度特許委員会研究報告（日本弁理士会）p.58同旨）。
(4)なお、新規性・進歩性などの特許要件を欠く旨を理由とする拒絶の立証責任は、審査官にあるものと一般に解されている（平成6年改正特許法の運用、特許審査基準室編、p.181（＊２３）など参照）。
[TY]
