WELKER BEARING COMPANY v. PHD, INCORPORATED
….
【Welker Bearingが最初に出願した’478特許のクレーム１】
A locating and clamping assembly comprising:
a body defining an internal cavity and an opening from said cavity to the exterior of said body;
a locating pin disposed in said cavity and extending along an axis A out of said opening to a distal end;
an actuator for moving said locating pin rectilinearly along said axis A into and out of said opening;
at least one finger supported by said locating pin adjacent said distal end for movement radially into and out of said locating pin transversely to said axis A of said locating pin;
said assembly characterized by a mechanism for rotating in response to said rectilinear movement of said locating pin for moving said finger radially.
—
This claim explicitly requires a rotational movement mechanism for extending and retracting the fingers. However, the PTO allowed the claims of the ’478 patent without any focus on rotational movement as a required limitation for allowance over the prior art. Welker Bearing took the PTO’s lack of comment on the rotational characteristic as an invitation to file a continuation application with broader claims.
…
【メモ】
・日本でも欧米でも、クレームドラフトに慣れた実務家であれば、特段の事情が無い限り、クレーム中においては、（１）不要な限定は入れずに、かつ（２）先行技術との差異を表現しようとする。本ケースでは、「rotating」の文言（およびそれに関する限定）がメインクレームに入っていたことが、後々の問題を引き起こすこととなっている。
・また、クレームが「characterized by」形式のクレームとなっている。その形式としたことの善し悪しを突き詰めてゆくと、結構奥が深い。（出願時の発明者の認識はどうだったのか（発明と捉えていたものは何だったのか）？）
・発明者が「rotating」を必須ととらえていたとしても、弁理士としては、「rotating」が本当に必須の構成であるのか、それに代替できる手段はないのかを発明者と相談して、「広く強いクレーム」を起草すべき。また、明細書には、その広いクレームをカバーする実施例を追加するべきである。
・このケースを見ても、出願時点の明細書やクレームがいかに大事かが理解できる。（が、それを本当の意味で理解している人は少ない。）
・審査経過に基づいて、より広いクレームで継続出願をする、という戦略は評価できる。ただ、最初からその広いクレームをドラフトしておく方がよい（様々な事情があることは承知の上で）。
椿特許事務所
弁理士ＴＹ
